Les contrats d'exploitation de brevets en droit privé -La pratique internationale des entreprises

AuteurThierry Sueur
Occupation de l'auteurDirecteur de la propriété intellectuelle, société L'Air Liquide, président du Comité de la propriété intellectuelle du Medef
Pages21-32

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La propriété intellectuelle repose, depuis la Convention d'union de Paris de 1883, sur des principes de base communs.

Il en est ainsi particulièrement pour les brevets.

L'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), qui constitue un des trois piliers de l'Organisation mondiale du commerce, a conforté cette harmonisation en incorporant tout d'abord la Convention de Paris dans ces accords et en ajoutant un certain nombre de dispositions.

Par ailleurs, l'apport décisif des ADPIC est l'existence de l'ORD (Organe de règlement des différends). En effet, les ADPIC doivent être appliqués par les États qui peuvent être sanctionnés en cas de défaut.

Les ADPIC traitent des pratiques contractuelles dans le chapitre II, section 8, en abordant la question sous l'angle du contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelles.

Dans ce cadre, la seule intervention des ADPIC se limite à la reconnaissance du fait que " certaines pratiques ou conditions en matière de licences de droits de propriété intellectuelle qui limitent la concurrence peuvent avoir des effets préjudiciables sur les échanges et entraver le transfert et la diffusion de technologie".

Les ADPIC considèrent que les États membres de l'OMC sont libres de prévenir, de contrôler ou d'empêcher ces pratiques.

Parmi ces pratiques, sont mentionnées à titre illustratif les rétrocessions exclusives, la non-contestation de validité, les licences groupées obligatoires.

Les ADPIC prévoient par ailleurs que les États membres devront se prêter à des consultations par d'autres États membres sur des pratiques apparemment critiquables de l'un de leurs ressortissants.

Ces consultations existeront notamment si une procédure d'infraction est engagée par un État contre un donneur de licence.

Telle sera ma première considération juridique.

La deuxième est que, si les droits de propriété intellectuelle et les brevets se sont uniformisés, il existe des différences significatives. Elles existent, y compris à l'intérieur de l'Europe, en ce qui concerne l'exercice des droits ; elles existent dans de plus grandes proportions en ce qui concerne les États-Unis par rapport à l'Europe.

Enfin, le droit en général et le droit contractuel connaissent de profondes différences aussi bien à l'intérieur de l'Europe que lorsqu'il s'agit de traiter avec les États-Unis, le Japon et maintenant la Chine.

Les praticiens tentent alors de concevoir des contrats qui cumulent les exigences de diverses lois ou pratiques et qui puissent convenir Page 22pour l'essentiel à toutes les situations car une des caractéristiques des contrats de licence est d'être internationaux par essence, l'une des finalités économiques du brevet étant de favoriser l'exploitation par celui qui est à même de mieux le faire, et ce quand bien même l'exploitant n'est pas le titulaire.

Or, dans ce domaine du licensing, les pays anglo-saxons, je devrais dire les États-Unis, ont, de longue date, un leadership notable. Ainsi, le LES (Licensing Executives Society) dont j'ai été président, rassemble 12 000 membres dans le monde mais 6 000 d'entre eux proviennent des États-Unis ou du Canada.

Un tel pays a, de ce fait, une grande influence sur d'autres pays, en particulier le Japon et l'Asie.

Je voudrais passer en revue avec vous quelques points qui doivent être particulièrement étudiés dans le cadre d'une pratique internationale des contrôles.

1 -Parties

Lorsqu'il s'agit de personnes morales, ce qui est le plus souvent le cas, il importe de comprendre la nature juridique des sociétés pour déterminer la garantie qu'apporte celle-ci. Il est également important de déterminer quelles sont les personnes habilitées à représenter la société, car la théorie du mandat apparent n'est acceptée universellement et il est parfois exigé un pouvoir spécial pour justifier que le signataire du contrat est habilité " à engager sa société".

2 -Attendus

La pratique américaine suggère d'exposer longuement les circonstances qui ont amené les parties à conclure l'accord, quelle est la situation au moment de la signature et surtout quelles sont les attentes de chacune des parties.

Cette partie, non requise en droit français, est très importante en pratique, soit si le contrat est soumis à un juge de " common law", soit s'il est soumis à un arbitrage, cette partie permettra de mieux comprendre quelle était la commune intention des parties.

Il est donc recommandé de prévoir un tel exposé et surtout de prendre garde à sa rédaction car les conséquences pourraient être importantes.

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De même, lorsque des demandes régionales (européenne) ou PCT sont comprises dans la licence, il importe de prendre garde aux désignations et validations ultérieures.

3 -Définition des titres

Le droit américain des brevets contient une disposition unique en son genre qui permet le dépôt de demande en continuation permettant de revendiquer, dépôts de continuation après dépôts de continuation, des inventions différentes.

Il est donc essentiel, lorsqu'une concession ou cession de brevet améri- cain est l'un des objets du contrat, de préciser si les continuations qui auraient pu être déposées, et qui sont secrètes, font partie du contrat ou pas.

4 -Exclusivité

Le droit français connaît les licences exclusives ou non exclusives et il se pose de temps en temps la question de savoir si, dans le silence du contrat, le titulaire du brevet peut se voir opposer l'exclusivité du licencié ou non.

On sait que la réponse de la jurisprudence est que, si le titulaire exploitait avant la conclusion du contrat, l'exclusivité ne lui est pas opposable et qu'en revanche il ne peut exploiter dans le silence du contrat s'il n'exploitait pas originellement.

Le droit américain et d'autres droits sont ici plus précis puisqu'ils connaissent la licence exclusive et la " sole license".

Dans le cas d'une " exclusive license", cela signifie que le bailleur de licence s'interdit d'exploiter s'il n'exploite pas lors de la conclusion de l'ac- cord et même cesse d'exploiter s'il mettait déjà en oeuvre l'invention.

En revanche, dans le cas d'une " sole license", le licencié est libre de poursuivre ou d'entreprendre...

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