Les conditions de fond et de forme de la brevetabilité des innovations biotechnologiques

AuteurMarie-Catherine Chemtob-Concé
Occupation de l'auteurDocteur en droit de l’université Paris II (Panthéon-Assas), maître de conférences des universités UFR de médecine et pharmacie de Rouen université de Rouen
Pages109-166

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Deux types d'exigences sont posés par le droit des brevets :

- des conditions de fond positives relatives à l'objet de la demande de brevet (Section I),

- des conditions de forme qui correspondent à une obligation pour le détenteur du brevet (Section II), l'invention doit être divulguée de façon suffisante, c'està-dire que sa description doit permettre à un homme du métier de l'exécuter.

Section I Les conditions de fond de la brevetabilité des innovations biotechnologiques

Pour bénéficier du régime de protection par brevet d'un Office de brevet, européen(OEB)312, américain(USPTO)313, japonais (JPO)314, ou se conformer aux exi-Page 110gences du PCT315, les innovations génétiques doivent répondre à trois exigences, ces inventions doivent :

- être nouvelles (Paragraphe I) ;

- impliquer une activité inventive (Paragraphe II) ;

- être susceptibles d'une application industrielle ou d'utilité (Paragraphe III).

La directive rappelle à l'article 3 § 1, ces trois conditions de fond de la brevetabilité. En effet, compte tenu de ce qui a été précisé à propos de l'article 7.1 de l'ADPIC, ces trois conditions sont les clés du problème de la brevetabilité des inventions d'origine biotechnologique. Il était désormais impossible à la directive de s'écarter de la nécessité de respecter strictement et uniquement les conditions de brevetabilité connues aujourd'hui316.

Il apparaît important de souligner que dans le domaine des biotechnologies les notions de découverte, de nouveauté, d'activité inventive se recoupent. La distinction classique opérée entre les différents critères est donc relativement artificielle. L'idée est que les biotechnologies font intervenir « le vivant » et que rien n'est véritablement créé par l'homme dans ce domaine, ce qui explique que ces critères soient difficilement séparables, ceux-ci ayant, à l'origine, été adoptés pour des inventions relatives à la matière inanimée.

Ces conditions de fond sont cependant envisagées successivement tant pour un produit que pour un procédé biotechnologique. Et le problème posé par la brevetabilité des séquences d'ADN permet généralement d'illustrer concrètement les difficultés inhérentes à l'adaptation aux exigences requises.

Paragraphe I - La condition de nouveauté

En vertu de l'article 54(1) de la CBE, « une invention est considérée comme nouvelle, si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ». Ce principe de l'antériorité destructrice de nouveauté se retrouve à l'article 102 de l'USC, titre 35, à la section 29(1)(iii) de la Japan Patent Law et à l'article 33.2 du PCT.

Il convient donc de tenter de délimiter le contenu de l'état de la technique (A) et d'examiner la pratique d'examen général du critère de nouveauté (B), le médicament obéissant, lui, à une « nouveauté spéciale » (C).

A - La délimitation du contenu de l'état de la technique

Le contenu de l'état de la technique diffère quelque peu entre les divers systèmes de brevet (européen, américain, japonais et international) (1).

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De plus des problèmes spécifiques d'adaptation du critère de nouveauté au domaine de l'innovation biotechnologique sont apparus (2).

1. - Le contenu de l'état de la technique

Pour la CBE, « L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen, par une description écrite ou orale, un usage ou par tout autre moyen », (article 54(2) de la CBE).

S'y ajoute : « le contenu des demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées, en vertu de l'article 93317, qu'à cette date ou qu'à une date postérieure ».(article 54(3) CBE).

Cependant, la CBE prévoit des adaptations à l'exigence de non divulgation avant le dépôt de la demande de brevet.

Les cas de divulgations non opposables

Deux cas sont prévus pour lesquels une invention divulguée n'est pas considérée comme comprise dans l'état de la technique, (divulgations non opposables, article 55(1)), lorsque la divulgation « résulte directement ou indirectement » :

a) « d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit », c'est-à-dire lorsque l'invention a été soustraite au demandeur et divulguée contre sa volonté. Il s'agit de faire obstacle à la malhonnêteté de tiers qui auraient eu connaissance de l'invention et l'auraient déposée avant l'inventeur ou qui auraient violé le secret imposé par l'inventeur.

Dans le cas de détournement, le législateur en droit national opère un transfert de droit au bénéfice de l'inventeur lésé qui dispose de trois ans à compter de la publication de la demande de brevet pour revendiquer cette dernière.

b) « du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officiellement reconnues ». Dans ce second cas, une véritable exception a été posée, si la divulgation a eu lieu dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention concernant les expositions internationales signée le 22 novembre 1928 à Paris et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.

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L'inventeur aura six mois à compter de la divulgation318 pour déposer sa demande de brevet et il devra joindre à sa demande une attestation d'exposition319 conformément à la règle 23 du Règlement d'exécution de la CBE320.

Par ailleurs, d'autres aménagements ont été prévus au niveau de la CBE pour des raisons pratiques :

Le droit de priorité

Le droit de priorité offre la possibilité, dans un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande, de redéposer une demande de brevet sur la même invention (CBE-article 87(1)321. Pour cette seconde demande, qui doit être faite par le premier déposant ou ses ayants cause (le droit de priorité peut être cédé), la nouveauté sera appréciée au jour de la demande initiale pour les éléments communs aux deux demandes.

Le droit de priorité permet ainsi, lors d'une extension de brevet à l'étranger, de porter la date d'appréciation de la nouveauté au jour du dépôt de la première demande (CBE-article 87(2)322.

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* Aux États-Unis, l'appréciation de la nouveauté de l'invention est essentiellement une question de fait, et la nouveauté se définit relativement à l'état de la technique connue (state of the art ou prior art). Pour contester la nouveauté proprement dite d'une invention dans le cadre de l'article 102 de l'USC, il ne peut être invoqué qu'un seul fait ou un seul document antérieur et non une association de plusieurs d'entre eux323.

L'antériorité destructrice de nouveauté doit être...

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